USA: l’effettivo ingresso del “first to file” nella legislazione brevettuale.

0

I am pleased to sign the America Invents Act. This much-needed reform will speed up the patent process so that innovators and entrepreneurs can turn a new invention into a business as quickly as possible […]

Con queste parole il Presidente Barack Obama ha approvato in data 16 settembre 2011 l’American Invents Act (AIA), importante riforma alla legge brevettuale statunitense.

Tale legge, approvata con 89 voti favorevoli e 9 contrari, risulta essere il quarto tentativo di mettere mano alla legge sui brevetti in America, ed il più significativo cambiamento in materia degli ultimi 60 anni.

La citata normativa va ad incidere proprio sulla logica tradizionale legata al diritto brevettuale: al modello “first to invent” si sostituisce infatti il modello “first to file”, in questo avvicinando gli Stati Uniti al sistema europeo.

In vigenza del “first to invent” era previsto che la legittima titolarità del brevetto venisse conferita a colui che per primo avesse dato origine all’invenzione, mentre l’AIA introduce – a partire dalla sua entrata in vigore prevista per il 16 marzo 2013 – il principio secondo cui la legittima titolarità del brevetto spetterà – salvo palesi soprusi – a colui che per primo depositi la domanda di brevetto per quell’invenzione, “first to file” per l’appunto.

Unica eccezione al citato principio – eccezione squisitamente americana, ed assente nel panorama europeo – riguarda il c.d. periodo di grazia, il quale consente all’originario inventore di depositare il brevetto entro un anno dalla prima divulgazione.

Tra le maggiori novità della disciplina in esame v’è pure una valorizzazione del concetto di novità assoluta: se in vigenza della precedente disciplina era previsto che le opere oggetto di divulgazione (es: vendite, pre-usi) al di fuori degli USA non comportassero l’invalidazione del brevetto successivamente depositato in America, a partire dal 16 marzo, al contrario, un’opera potrà essere brevettata in America solamente se dotata del requisito di “novità assoluta”, con riferimento a qualsiasi tipo di divulgazione ed a qualsivoglia parte del mondo.

Di particolare rilievo sono pure le nuove modalità di contestazione introdotte, le quali consentono da un lato (Post-Grant Review) una contestazione in via amministrativa della titolarità di un brevetto senza dover necessariamente adire le vie legali per dimostrare l’invocata nullità (mancanza di novità, mancanza di attività inventiva, mancanza di chiarezza e insufficienza di descrizione) della domanda entro 9 mesi dalla concessione del brevetto.

La seconda delle suddette modalità (Inter Partes Review) – già in vigore dal mese di settembre 2012 – consente invece la contestazione ad una domanda già depositata, oltre i 9 mesi dalla presentazione della stessa, ma purché il vizio lamentato sia la mancanza di novità o di attività inventiva, suffragate da chiare prove inerenti pubblicazioni scientifiche od anteriorità brevettuali.

In conclusione, tale riforma brevettuale non solo consente una maggiore certezza per i richiedenti e titolari di brevetti, ma garantisce all’USPTO (The United States Patent and Trademark Office) le risorse necessarie  per operare in modo più efficiente.

Share this article!

Share.

About Author

Leave A Reply