Se qualcuno ruba un fiore per te… (CGE C-323/2009 – Interflora c. Marks & Spencer)

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Il 22 settembre u.s., la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dall’High Court of Justice di Inghilterra e Galles in merito all’uso (come parola chiave di Google AdWords) del marchio “interflora” ad opera di una concorrente della nota società di consegna di fiori a domicilio.

Nella sentenza in commento, la Corte ha analizzato preliminarmente le funzioni che un marchio è chiamato ad assolvere: in primis quella di indicare la provenienza di un prodotto o di un servizio,  in secundis quella di fungere da strumento di strategia commerciale da utilizzarsi a fini pubblicitari o per fidelizzare il consumatore.

Con riferimento alla prima funzione, I Giudici di Lussemburgo hanno ritenuto sussistente una violazione delle prerogative del titolare dei diritti sul marchio registrato allorquando l’uso di una parola chiave identica al marchio determini la visualizzazione di un annuncio che non consente o consente soltanto difficilmente all’utente normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un terzo.

Quanto alla funzione di pubblicità, la Corte, richiamando il proprio precedente orientamento, ha chiarito che “l’uso di un segno identico ad un marchio altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento come AdWords non è idoneo a compromettere tale funzione del marchio”. Infatti, se è innegabile che ciò costringa il titolare ad intensificare gli sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori, questo non è sufficiente per far concludere che esista una violazione della sua funzione di pubblicità.

La tutela giuridica del marchio, infatti, non può e non deve avere lo scopo di proteggere da pratiche intrinseche al gioco concorrenziale: “la pubblicità su Internet a partire da parole chiave corrispondenti a marchi costituisce una pratica siffatta, in quanto, in generale, essa ha meramente lo scopo di proporre agli utenti di Internet alternative rispetto ai prodotti o ai servizi dei titolari di detti marchi”.

Oltre alla funzione  di indicazione di origine e, eventualmente, a quella pubblicitaria, un marchio, come accennato in precedenza, può anche essere utilizzato per fidelizzate i consumatori.

La Corte, a tal proposito, precisa che , pur se tale funzione (c.d. di “investimento”) può presentare una sovrapposizione con quella pubblicitaria, non deve confondersi con essa poiché l’uso del marchio per acquisire o mantenere una certa reputazione avviene non solo mediante la pubblicità, ma anche mediante diverse tecniche commerciali.

Sotto tale profilo, la sentenza ha affermato che il titolare di un marchio non può opporsi “a che un concorrente faccia, in condizioni di concorrenza leale e rispettosa della funzione di indicazione d’origine del marchio, uso di un segno identico  a quest’ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora siffatto uso abbia come sola conseguenza di costringere il titolare dello stesso marchio ad adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e  a renderli fedeli”.

Altra questione posta all’attenzione della Corte era quella concernente la sussistenza in capo al titolare di un marchio che gode di notorietà del diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio scelta nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet.

La Corte, preliminarmente, ha ricordato che la portata della tutela conferita ai titolari dei marchi c.d. notori comporta la possibilità di vietare l’uso in commercio di segni identici o simili da parte di terzi, qualora dall’uso in questione si tragga indebitamente vantaggio o si arrechi pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà di detto marchio.

Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio notorio prende il nome di “diluizione” e si manifesta con l’indebolimento della sua idoneità ad identificare i prodotti o i servizi per il quale è stato registrato. Per “corrosione” del marchio notorio deve intendersi, invece, la compromissione del suo potere di attrazione in ragione dell’uso non consentito effettuato da terzi.

Con il termine “parassitismo”, infine, si identifica non tanto un pregiudizio arrecato al marchio notorio, quanto un indebito vantaggio tratto da un terzo in seguito alla sua utilizzazione.

Rispetto alla prima delle condotte sopra enunciate, la Corte ha ritenuto che la selezione di una parola chiave, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà non comporta necessariamente una sua “diluizione”: qualora, infatti, l’annuncio pubblicitario visionabile consenta ad un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di capire che i prodotti non provengono dal titolare del marchio, ma al contrario da un suo concorrente, dovrà ritenersi che non c’è stata riduzione della capacità distintiva ma soltanto informazione sull’esistenza di un prodotto o di un servizio alternativo.

Per quanto attiene, infine,  al c.d. “parassitismo” , la Corte ha evidenziato che, in caso di marchio notorio, è evidente che il suo uso come parola chiave ha lo scopo di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà dello stesso: trattasi, in buona sostanza, di una scelta con la quale l’inserzionista “si inserisce nella scia di un marchio che gode di notorietà, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché al fine di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dover operare sforzi propri in proposito, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine di detto marchio. Ove ciò avvenga, il vantaggio così ricavato dai terzi va considerato indebito”.

La Corte, pertanto, ha concluso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora questi tragga indebitamente un vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio  a detto carattere distintivo o a detta notorietà.

Al contrario, laddove manchino diluizione o corrosione del marchio notorio, né vengano offerte imitazioni dei prodotti e dei servizi del titolare del marchio, ma un’alternativa di mercato agli stessi, la medesima condotta deve ritenersi perfettamente lecita.

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