L’autore di un software non può opporsi alla rivendita delle proprie licenze “usate”

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In data 03 febbraio 2011 il Bundesgerichtshof (Corte di Cassazione tedesca) ha richiesto l’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la risoluzione di alcune problematiche di diritto incentrate sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore e la relativa commercializzazione di licenze.

La vicenda – poi trasfusa nella causa C-128/11 – trae spunto dalla controversia insorta a livello nazionale tra la Oracle International Corp. (d’ora in avanti Oracle) e la Usedsoft GmbH (d’ora in avanti UsedSoft).

La Oracle è una società che sviluppa e distribuisce programmi per elaboratori. Essa è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione di tali programmi in virtù del diritto d’autore.

Per quanto concerne la vicenda in esame la Oracle, nell’85% dei casi, distribuisce tali programmi elettronici di banche dati per mezzo di scaricamento degli stessi via internet (c.d. download), direttamente dal proprio sito.

Si tratta di programmi client/server la cui utilizzazione viene concessa mediante contratto di licenza, che include il diritto di memorizzare in modo permanente la copia del programma in un server e di garantire l’accesso ad un determinato numero di utenti attraverso il suo scaricamento nella memoria fisica delle loro stazioni di lavoro. Nell’ambito inoltre di un contratto di manutenzione possono essere poi scaricate versioni aggiornate del programma de quo (c.d. updates) nonché programmi che consentono la correzione di errori (c.d. patches).

I contratti di licenza della Oracle relativi a questo genere di programmi per elaboratori – offerti in genere per gruppi di almeno 25 utenti ciascuna – contengono, sotto la voce “Conferimento di diritti”, la seguente clausola: “Per effetto del pagamento dei servizi ella acquisisce, esclusivamente per i suoi scopi commerciali interni, il diritto di utilizzazione permanente, non esclusivo, non trasferibile e gratuito per tutti i prodotti che la Oracle sviluppa e le mette a disposizione sulla base del presente contratto”.

La UsedSoft è una società che commercializza licenze usate relative a programmi per elaboratore, e, in particolare, licenze di utilizzazione dei programmi della Oracle. La UsedSoft acquisisce a tal fine, presso i clienti della Oracle, le licenze di utilizzazione.

La Oracle decideva quindi di proporre dinnanzi al Landgericht München I un’azione volta ad ingiungere alla UsedSoft la cessazione di tali pratiche. L’anzidetto Giudice accoglieva la domanda , e pure il conseguente appello della UsedSoft veniva respinto. Quest’ultima decideva quindi di proporre ricorso per cassazione (“Revision”) innanzi al Bundesgerichtshof.

Il Giudice del rinvio, nell’esercizio di quanto previsto all’art 267 TFUE, chiedeva alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la pronuncia su tre distinte domande pregiudiziali.

Procediamo con ordine.

È opportuno – così come ha fatto pure la Corte – partire dall’analisi della seconda di queste domande.

Con tale questione il Giudice del rinvio chiedeva, sostanzialmente, alla Corte se, e a quali condizioni, il download via internet di una copia di un programma per elaboratore, autorizzato dal titolare del diritto d’autore, possa dar luogo all’esaurimento del diritto di distribuzione della copia stessa nell’Unione Europea ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24[1].

Ciò che occorre verificare per rispondere a tale quesito concerne la possibile qualificazione del rapporto contrattuale intercorrente tra il titolare ed il cliente come “prima vendita”.

La “vendita” altro non è che un accordo con cui una persona cede ad altri, a fronte del pagamento di un prezzo, i propri diritti di proprietà su un bene materiale o immateriale ad essa appartenente.

Nel caso di specie, la messa a disposizione, da parte della Oracle, di una copia del proprio programma, e la conclusione del relativo contratto di licenza di utilizzazione, sono quindi volte a consentire che i clienti stessi possano utilizzare detta copia, in modo permanente, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto d’autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario.

Tali operazioni, di conseguenza, implicano il trasferimento del diritto di proprietà della copia del programma de quo.

E, a tal fine, risulta irrilevante il fatto che la copia del programma venga messa a disposizione per mezzo di download dal sito internet del titolare dei relativi diritti ovvero per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un cd-rom o un dvd.

Stante le prefate considerazioni, si deve ritenere che, in una fattispecie quale quella oggetto della controversia principale, il trasferimento da parte del titolare del diritto d’autore di una copia di un programma per elaboratore ad un cliente, accompagnato dalla conclusione, inter partes, di un contratto di licenza di utilizzazione, costituisce una “prima vendita” ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.

In difetto, infatti, di un’interpretazione in senso ampio di “vendita” verrebbe compromesso l’effetto utile della disposizione stessa, in quanto sarebbe sufficiente per i titolari dei diritti qualificare il contratto come “licenza” anziché come “vendita” per aggirare la regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione e svuotarla quindi di contenuto.

Occorre ribadire, come fa la stessa Corte, che non v’è differenza tra copie tangibili ed intangibili di un programma per elaboratore, in quanto in entrambi i casi la prima vendita comporta l’esaurimento del diritto di distribuzione.

L’obbiettivo di tale esaurimento, infatti, è quello di limitare le restrizioni alla distribuzione delle opere a quanto necessario per proteggere l’oggetto specifico della proprietà intellettuale di cui trattasi.

Limitare l’esaurimento ai soli supporti informatici tangibili consentirebbe al titolare del diritto d’autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via internet e di pretendere, per ognuna, una nuova remunerazione, laddove già la prima vendita gli ha consentito una remunerazione adeguata.

Naturalmente però l’esaurimento del diritto di distribuzione non riguarda i contratti c.d. di manutenzione, volti a modificare, aggiungere od aggiornare il programma venduto con licenza, i quali, dissociati dalla vendita del programma, possono essere conclusi anche per una durata determinata.

Per completezza è necessario sottolineare inoltre che, nei casi in cui la licenza venduta riguardi un numero di utenti superiore alle esigenze del compratore, quest’ultimo non sarà autorizzato a scindere la licenza e a rivendere unicamente il diritto ad utilizzare il software. Questo in quanto l’acquirente iniziale che proceda alla rivendita di una copia di un software per il quale il diritto di distribuzione appartenente al titolare del diritto d’autore sia esaurito, deve rendere inutilizzabile la propria copia al momento della rivendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo di riproduzione del software spettante all’autore medesimo.

Con la seconda e terza questione pregiudiziale il Giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ed in presenza di quali condizioni, l’acquirente di licenze usate relative a programmi per elaboratore possa essere considerato, per effetto dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, quale “legittimo acquirente” ai sensi del successivo art. 5, paragrafo 1[2], il quale, a termini di quest’ultima disposizione, gode del diritto di riproduzione del programma di cui trattasi al fine di consentirgli l’utilizzazione del programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.

La Corte al riguardo afferma che, stante il fatto che il titolare del diritto d’autore non può opporsi alla rivendita di una copia di un programma per elaboratore per il quale il diritto di distribuzione del titolare stesso sia esaurito, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, si deve ritenere che il secondo acquirente di tale copia , al pari di ogni acquirente successivo, costituisca un “legittimo acquirente” ai sensi dell’art. citato sopra.

Ne consegue che, in caso di rivendita della copia del programma per elaboratore da parte del suo primo acquirente, il nuovo acquirente potrà procedere, così come stabilito nel citato art. 5, paragrafo 1, al download sul proprio elaboratore della copia vendutagli dal primo acquirente.

Tale download costituirà la necessaria riproduzione del programma, la quale deve consentire al nuovo acquirente di utilizzarlo in modo conforme alla sua destinazione.

L’argomento sostenuto dalla Oracle – nonché dall’Irlanda e dai governi francese e italiano – secondo cui la nozione di “legittimo acquirente” di cui all’art. 5, paragrafo 1, si riferirebbe all’acquirente autorizzato, in base ad un contratto di licenza concluso direttamente col titolare del diritto d’autore, non può essere accolto, sempre con riferimento al rischio di vanificare l’effetto utile dell’esaurimento del diritto di distribuzione.

Dalle suesposte considerazioni emerge che in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d’autore – licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest’ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera – il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva citata e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest’ultima disposizione.

Premesso quanto sopra la Corte (Grande Sezione) ha quindi dichiarato che:

  1. 1. “L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d’autore che abbia autorizzato, foss’anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata”;
  2. 2. “Gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d’autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest’ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest’ultima disposizione”.

[1] Art. 4, paragrafo 2, direttiva 2009/24, “Attività riservate”: “La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso”.

[2] Art. 5, paragrafo 1, direttiva 2009/24 “Deroghe relative alle attività riservate”: “Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell’art. 4, paragrafo 1, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori”.

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