Esperibilitá dell’azione inibitoria connessa all’abuso di posizione dominante in caso di contraffazione di brevetti essenziali

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Huawei Technologies Co. Ltd contro ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH
Con Sentenza pubblicata il 16 Luglio 2015 la CGUE (V Sezione, Causa C 170/13) si è espressa in merito all’esperibilità dell’azione inibitoria da parte del titolare di un brevetto essenziale nei confronti di un contraffattore e le condizioni che la qualificano come abuso di posizione dominante. Le questioni pregiudiziali demandate al Giudice comunitario fanno perno sull’opportunità di considerare contraria all’art. 102 TFUE l’azione di contraffazione, esperita per bloccare lo sfruttamento non autorizzato di un brevetto, sebbene il titolare del medesimo si fosse impegnato a concederne la licenza in cambio della qualifica di brevetto “essenziale”.
I FATTI
La controversia trae origine dalla contrapposizione tra la Huawei Technologies e la ZTE, due società di dimensioni mondiali operanti nel settore delle telecomunicazioni. Il 4 Marzo 2009 la Huawei Technologies aveva registrato, nella Repubblica Federale di Germania, il brevetto EP 2 090 050 B 1, denominato “Procedura e impianto per la creazione di un segnale di sincronizzazione in un sistema di comunicazione” e qualificato come essenziale dall’ETSI. L’European Telecommunication Standards Institute è un organismo europeo competente nella determinazione di norme tecniche per il settore delle telecomunicazioni ed individua i brevetti essenziali (detti BEN), indispensabili per lo sviluppo delle tecnologie di settore. Il brevetto sviluppato dalla Huawei Technologies aveva ottenuto dall’ETSI una simile qualifica perché necessario allo sviluppo della norma tecnica Long Term Evolution (LTE) in cambio dell’impegno di concederlo in licenza a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (“fair, reasonable and non-discriminatory” dette FRAND). Tra il novembre 2010 e il marzo 2011 venne alla luce che la ZTE stava commercializzando (in Germania) dei prodotti basati sulla tecnologia oggetto del brevetto EP 2 090 050 B 1 senza alcuna autorizzazione, né aver mai versato alcun corrispettivo al titolare, ma proponendo la conclusione di un contratto di licenza a condizioni FRAND relativa ai prodotti contestati. Non si è mai pervenuti alla formalizzazione di alcuna proposta, né, tantomeno, alla conclusione di un accordo, e la Huawei Technologies decise di esperire nel 2011 un’azione di contraffazione dinanzi al Landgericht Düsseldorf tedesco al fine di bloccare le attività di contraffazione, richiedendo anche la presentazione dei dati contabili e il risarcimento dei danni subìti. Ma il giudice del procedimento principale ha subordinato la sua pronuncia alla corretta interpretazione dell’azione inibitoria, accusata dalla controparte di essere una manifestazione di abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE.
L’INTERPRETAZIONE DELLA CGUE
La Corte di Giustizia è partita dalla considerazione che i titolari di un diritto di proprietà intellettuale hanno a disposizione, in quanto tali, una serie di strumenti al fine di tutelare quel diritto contro chi voglia sfruttarlo indebitamente a proprio vantaggio. Ma qualora l’azienda si trovi in posizione dominante nel mercato, è necessario accertarsi che non costituiscano un abuso della stessa. Nel caso specifico, la Huawei Technologies, in quanto titolare del brevetto EP 2 090 050 B 1, era pienamente legittimata ad esperire l’azione inibitoria nei confronti della ZTE che stava commercializzando dei prodotti basati sulla tecnologia coperta da tutela brevettuale. Secondo la Corte, però, “l’esercizio di un diritto legittimamente previsto non può costituire, di per sé, un abuso di posizione dominante”, una simile accusa deve essere supportata da una serie di ulteriori elementi da valutare caso per caso e nel loro complesso. Il Giudice comunitario ha correttamente osservato che l’oggetto del contendere non era un semplice brevetto, ma un BEN, che l’ETSI aveva ritenuto essenziale in cambio dell’impegno irrevocabile della Huawei Technologies di concederlo a condizioni FRAND. L’esistenza di una posizione dominante, la qualifica di BEN e l’impegno assunto nei confronti dell’ETSI di concedere in licenza il brevetto, (connesso alle aspettative generate nella ZTE) potrebbero dare adito a sospetti di un abuso di posizione dominante della Huawei Technologies, ma la CGUE ha voluto chiarire che non sono ancora sufficienti a dichiararlo. Al fine di evitare la violazione dell’art. 102 TFUE, la Corte ha chiarito che l’azione di contraffazione deve rispettare una serie di requisiti. Il titolare del BEN deve preliminarmente consultare il presunto contraffattore anche quando, quest’ultimo, abbia già sfruttato il brevetto conteso. Deve avvisarlo del sospetto di contraffazione, dell’esistenza del BEN e in che modo lo abbia violato, perché potrebbe non essere nemmeno consapevole della sua condotta illecita. In secondo luogo, se il presunto contraffattore ha mostrato l’intenzione di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, spetta al titolare del brevetto procedere alla formulazione della proposta, rispettando l’impegno assunto con l’organismo di normalizzazione. Infine, fino al momento dell’accettazione della proposta il contraffattore non può agire per l’accertamento dell’abusività dell’azione inibitoria e nel caso in cui utilizzi il BEN prima della stipulazione del contratto di licenza nascerà l’obbligo di costituire una garanzia a favore del titolare del brevetto. Qualora il titolare del diritto di proprietà intellettuale rispetti tutte queste condizioni, l’azione di contraffazione non potrà essere giudicata come un tentativo di abuso di posizione dominante, il presunto contraffattore non potrà agire al fine di bloccarla e sarà obbligato, su istanza di controparte, anche alla presentazione dei dati contabili ed il risarcimento dei danni provocati dalla sua condotta.
E’ possibile reperire il testo della Sentenza a questo indirizzo
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